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從遠東SOGO的商標爭議談商標授權登記對抗效力

2012/06/05
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遠東集團在新竹開設的遠東SOGO百貨（Big City店），前一陣子在筆者的FB動態訊息上，出現不少新竹地區朋友的打卡，顯然招商經營的狀況頗為吸引消費者，加上近來遠東與太平洋建設針對太平洋SOGO的法律訴訟，也攻占不少新聞版面。遠東集團捨太平洋SOGO商標不用，改採遠東SOGO，後續引發的商標授權爭議，自然也就值得我們注意。我們先來看看下述這二則新聞：

章民強：遠東用SOGO商標已損太平洋SOGO權益

精實新聞 2012-05-03 14:26:01 記者 林詩茵 報導

今(3)日遠東SOGO巨城購物中心開幕，太平洋建設(2506)總裁章民強則發出聲明稿表示，經濟部在2010年2月已撤銷遠東集團對太流(太平洋SOGO母公司)的增資，遠東集團對太設及太平洋SOGO已無任何控制權，但遠東竟在2010年的5月19日以太平洋SOGO舉債，並以高達58.88億元買下風城購物中心，現又以太平洋SOGO向銀行申請聯貸開設新竹巨城，並取名為「遠東SOGO」，這已嚴重損及太平洋SOGO股東權益。

章民強表示，「SOGO」的商標使用權，依太平洋SOGO原先與日本SOGO集團的約定，除台中「廣三SOGO」以外，其餘台灣地區的使用權，在西元2013年前應專屬太平洋SOGO使用。現遠東集團竟使用「遠東SOGO」商標，此若非魚目混珠，便是刻意損害太平洋SOGO的商標專用權，對太平洋SOGO股東權益的影響更大。

黃晴雯：遠東SOGO商標早已取得日方授權

2012-05-04 01:51 中國時報 【李坤建／新竹報導】

黃晴雯則說，兩年前她和太平洋崇光百貨副董事長井上哲連袂到日本ＳＯＧＯ洽談，獲得日本授權，並取得正式書面同意，完全合法正當，對方若不信，可以和日本方面做確認。
她強調，遠東集團既實質增資並取得ＳＯＧＯ控制權，在已取得ＳＯＧＯ商標權之日本合作方同意下，各分店依法使用遠東名稱與授權商標，此為國內外商業運作慣例，合法正當。

從前述二則新聞報導的內容可以推知，本次遠東SOGO商標的爭議，並不在遠東集團是否獲得SOGO商標的授權，而在於太平洋SOGO所開設的新竹的百貨公司，未使用太平洋SOGO，而使用遠東SOGO的商標。因此，嚴格來說，本案的關鍵在於先前與日本SOGO公司溝通後續太平洋SOGO百貨開設的其他分公司，將使用遠東SOGO作為名稱，是否涉有違背太平洋SOGO公司信任的問題，以當時的時空環境，遠東集團入主太平洋SOGO，連公司更名都有權利做了，更何況只是百貨公司的名稱。

由於新聞中提及：章民強表示，「SOGO」的商標使用權，依太平洋SOGO原先與日本SOGO集團的約定，除台中「廣三SOGO」以外，其餘台灣地區的使用權，在西元2013年前應專屬太平洋SOGO使用。筆者好奇之下，透過智慧財產局商標檢索系統，查詢有關SOGO商標的註冊登記狀況，發現太平洋SOGO所使用之「崇光SOGO」商標，商標權人是崇光、西武股份有限公司（そごう・西武株式会社），現行經營太平洋SOGO百貨的太平洋崇光百貨股份有限公司，居然沒有就「崇光SOGO」商標這個營業上重要的商標授權進行登記，顯見商標法有關授權登記對抗效力的規範，值得企業法務從業人員或智權管理人員花一些時間關注。

新商標法第39條規定：「Ⅰ商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。Ⅱ前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。Ⅲ授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。Ⅳ非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。Ⅴ專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。Ⅵ商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」

前開規定最值得注意的就是商標授權「登記對抗效力」應如何詮釋？就條文文義而言，從反面角度觀之，即為商標授權未經登記不得對抗第三人，由正面角度觀察，即為商標授權登記後授權契約對商標權之受讓人仍繼續存在（得對受讓人主張該商標授權契約）或非專屬之商標授權登記後，對於事後取得專屬授權的被授權人，該非專屬商標授權登記不受影響。條文中出現對於授權登記對抗效力不同的描述，其實體現商標法修法在將商標權定性為一種「排他權」時，在描述商標授權與登記制度關係的困境。整體而言，我們對於商標授權登記對抗效力的規定，大致可以理解如下：

  1. 商標授權行為未向商標專責機關登記仍然有效。 
  2. 商標授權行為未向商標專責機關登記，被授權人無法對於第三人主張其已取得商標授權，但仍得對商標權人主張其已取得商標授權，而免於遭致商標權人之訴訟。
  3. 商標授權行為若向商標專責機關登記，被授權人得對登記後商標權之受讓人（第三人），主張其與原商標權人間之商標授權契約，就有關商標授權之部分仍然有效，亦即，商標權之受讓人於商標授權契約所載範圍，不得對其進行商標權侵害訴訟（專屬及非專屬授權均享有此效果），甚至若為專屬商標授權契約之情形，專屬授權之被授權人得依法排除商標權之受讓人使用該商標。
  4. 非專屬商標授權行為若向商標專責機關登記，被授權人得對登記後商標權之專屬被授權人，主張其應容忍非專屬被授權人之利用，不得對其進行商標權侵害訴訟。
  5. 若商標授權行為未為登記，而其後發生之商標權移轉或專屬授權行為，被授權人與受讓人或專屬授權之被授權人間，彼此互為「不得對抗」之第三人（依新商標法第42條，商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人），故關鍵即為誰先向商標專責機關登記，即可回頭主張其移轉或授權「得對抗」第三人。
  6. 專屬商標授權行為若未登記，欲排除無任何關係之第三人使用商標，該第三人解釋上亦得適用新商標法第39條第2項規定，在訴訟上可能遭致不利益。

企業間進行商標授權活動其實相當常見，並不是每一個商標授權行為都有必要進行登記，因為大部分的情形，企業不會輕易進行商標權的移轉或是專屬授權，但也因此突顯若進行商標權的移轉或專屬授權時，應該向商標專責機關登記之重要性。以太平洋崇光百貨公司為例，商標權為崇光、西武股份有限公司享有，若有意進軍百貨業之第三人，設法說服崇光、西武股份有限公司簽署SOGO商標之專屬授權契約（若是違約的賠償有限，則僅剩商業道德的問題），並立即向智慧財產局為專屬授權之登記，則該第三人即得依法主張排除其他人未經其授權使用SOGO商標之行為，整個太平洋崇光百貨多年來就品牌的經營即毀於一旦。或許經營者是信賴商標權人不會任意移轉或專屬授權，然而，現代企業購併活動頻繁，誰又能知道商標權人不會有經營權易主之情形，在取得商標專屬授權的情形，還是以向商標專責機關進行登記為宜。

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