商標的案件向來令當事人感覺摸不著頭緒，十餘年前筆者在研究所就讀時，商標案例的討論，最常出現的就是「個案拘束原則」，無論當事人舉了多少與自己的案件相當的案例，行政機關為維護其已作成之處分，往往就是搬出商標審查的「個案拘束原則」，然後，就無須為商標審查官所為的各類決定或處分的實質內容進行論理。當然，多年來這樣的處理的結果，就是變成不管商標審查官相關處理決定或處分正確與否的個案都混雜呈現在民眾眼裡，不但民無所措其手足，主管機關即令在商標審查官所作決定或處分是非常值得支持的案例，亦無法以紮實的理論來說服當事人，最後就會像下述這則新聞一樣，成為耗費政府與民眾公共資源的案例。
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南北爭「黑店」 宜蘭人搶救護名
聯合報╱記者王燕華 、羅建旺 、王昭月2012.02.22 02:52am
宜蘭市「黑店冰店」以「黑店冰店ICE及圖」為名，民國95年8月1日獲頒「中華民國商標註冊證」，權利時間10年；不料，經濟部智慧財產局去年11月14日發來商標評定書，要求撤銷「黑店冰店」商標註冊，原因是高雄市三力食品公司也使用「黑店」標商，且在91年3月已註冊，比宜蘭黑店冰店早，宜蘭業者錯愕，但申請訴願被駁回，要繼續提行政訴訟。
宜蘭黑店認為，對方只有中文字，他們有字、有圖兩者根本不一樣，他們經營快50年，早在民國90年1月19日就以「黑店冰店」為名。
「政府無能！」宜蘭黑店冰店第二代負責人林志鴻氣憤地說，6年前就向經濟部智慧財產局申請到商標註冊證，當時沒講，現在又說別人先註冊了，要撤銷他們的商標，政策反反覆覆，玩弄百姓。
林志鴻向立委陳歐珀陳情，居中協助的縣議員賴瑞鼎說，黑店冰店開了近半世紀，是許多宜蘭人共同記憶，他要號召能證明宜蘭黑店50年歷史的人連署，一起搶救「護名」，不能讓宜蘭黑店冰店這個名稱消失。
本件「黑店冰店」的商標權爭議，簡單把筆者查詢本案相關的商標註冊資料及新聞報導的資訊中，重要時間點整理如下：
1.三力食品有限公司在89年2月29日申請註冊「黑店」商標於第42類「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐店」，並於90年1月1日取得商標權（當時為服務標章）。
2.三力食品有限公司於94年1月28日再申請註冊「黑店」商標於第30類「糖果、米果、餅乾、穀製點心片、布丁、布丁粉、餡餅、饅頭、豆沙、蔥油餅」，並於94年10月1日取得商標權。
3.黑店冰店林志鴻於94年12月9日申請註冊「黑店冰店」商標於第30類「棉棉冰、牛奶冰、花生冰、花豆冰、鳳梨冰、桂圓冰、粉圓冰、刨冰、米苔目冰、芋仔冰」，並於95年8月1日取得商標權。
4.三力食品有限公司以近似於其於同一或類似商品或服務之註冊商標為由申請商標評定，並經經濟部智慧財產局評定成立，於100年11月14日通知黑店冰店林志鴻撤銷其註冊商標。
5.黑店冰店林志鴻依法就經濟部智慧財產局前開處分提出訴願，經濟部訴願委員會於101年2月14日駁回訴願（經訴字第10106101190號）。
坦白說，就這件案件而言，筆者個人認為只有二個問題，一是是否應該核准「黑店」這樣的商標註冊，二是智慧財產局就核准黑店冰店商標註冊，與作成評定成立的決定的撤銷商標的處分標準不一致。不過，前者的問題不大，沒有對錯的問題。就如同過去許多商標權人搶註一些流行用語的情形，重點在於「黑店」對於一般的小吃店而言，是否具有「識別性」？若是具有「識別性」，則智慧財產局准其註冊並無疑義。但就筆者個人的經驗而言，其實各地多多少少都存在被稱為「黑店」的小吃店，甚至多有因長期被消費者稱為「黑店」，而以「黑店」作為店名者，若是筆者自己擔任商標審查官的話，其實會以不具「識別性」而駁回其商標註冊，但這也謹是筆者個人意見，不能說該案的商標審查官的意見就不對；後者則是引發民眾較大反彈的關鍵，既然不應取得商標，一開始就不應准。以筆者個人經驗，其實過去智慧財產局多數類似的案件，多半也是作成撤銷原先核准商標的決定，以避免原核准的商標因為錯誤的決定而變成「弱勢商標」，故本案智慧財產權將其先前錯誤核准註冊商標的案件進行撤銷，若不談宜蘭鄉親對於本地店家的情感因素，其實應該是要給予肯定。黑店冰店應該是要依法救濟或是依法主張得繼續使用黑店冰店的名稱，無須訴諸群眾或立委。
接下來就來談談若是如新聞報導所述，宜蘭人要搶救護名，法律上可以考慮的方向有哪些？（考量到新的商標法即將施行，為避免商標法施行後要修正文章的內容，所以，直接以新的商標法條文進行說明）
1.黑店冰店若要主張商標先使用，應該要尋找89年2月29日使用「黑店」或「黑店冰店」的證明：
新商標法第36條第1項第3款規定，「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」會被稱為黑店的店家，多數並非一開始即以「黑店」為名，而是被消費者以黑店稱呼，因此，要尋找使用「黑店」或「黑店冰店」的證明，並不在於何時被以「黑店」在消費者中流傳，而是何時將「黑店」之名使用於其招牌或廣告。由新聞報導來看，恐怕在三力公司進行黑店這個商標的申請日前，黑店冰店並沒有商標法意義上的先使用行為，而無法主張其繼續使用黑店冰店的商標構成先使用，而不會侵害三力公司的商標權。當然，如果真的找得到一些廣告或照片可以證明確實在89年2月29日之前有使用「黑店」的名稱，即使無法取得「黑店冰店」的商標，仍然可以繼續使用，但從網友的討論看起來，似乎本店一直沒有用「黑店」的名稱，只有分店在94年才以「黑店冰店」為名，這樣就比較困難了。
2.提出「黑店冰店」之各項報導、消費者調查、網路討論等資料，以「黑店冰店」商標不致與三力公司之商標混淆進行訴訟救濟：
既然曾經取得過商標權，即表示本案並非完全沒有救濟的機會，因為這個案子對於三力公司89年申請的商標，是屬於「近似」商標圖樣，申請在「類似」商品或服務，當然，三力公司也在94年另外就第30類取得黑店的商標註冊，所以，關鍵點在於是否能證明不致有混淆誤認之虞。由訴願決定書的理由來看，「訴願人固訴稱系爭商標係合法善意使用，且已為相關消費者所知悉，應無致相關消費者混淆誤認云云。惟其僅提出「黑店冰店」商業登記資料供參，然商業登記與商標使用係屬二事，訴願人既未提出系爭商標之相關使用證據資料以供審酌，自難認系爭商標業據訴願人使用，已足使相關消費者認識其與據以評定商標之異同，所訴核不足採。」其實，若是黑店冰店一開始有意願到商標權被撤銷的嚴重性，而請專家協助的話，訴願的程序不會那麼快就被駁回，現在就應該好好針對後續的訴訟救濟程序進行證據準備，而非訴諸媒體或群眾。
3.針對「黑店」商標提出申請廢止案：
三力公司89年申請的黑店商標，是第42類冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐店，比較有趣的是，三力公司似乎是食品代工或製造廠商，若該公司並未實際經營冷熱飲料店、飲食店、小吃店、自助餐店，則可能有連續三年未使用商標的情形。新商標法第63條第1項第2款規定，「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」當然，如果三力公司可以證明其有使用該商標，這個方向就沒有辦法了。
4.透過與三力公司協商取得其同意將註冊的瑕疵除去：
新商標法第30條第1項第10款規定，「商標有下列情形之一，不得註冊：…相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」本案主要被撤銷商標的理由，即為前開規定。黑店冰店若要保住其商標，亦可考慮直接透過與三力公司協商取得其同意的方式，將這個瑕疵除去。筆者認為其實沒有不能談判的事，都是條件的問題，前述申請廢止黑店商標，也可以作為一種談判的條件。如果黑店冰店的商標真的很重要的話，那也是可以好好談，如果覺得條件太嚴苛，那其實就是不要用黑店冰店這個名稱，繼續以無名的小店在消費者間用口碑流傳即可，借消費者之口流傳黑店之名，可沒有侵害商標權的問題，半世紀以來，不就一直都是這個樣子嗎？
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